Big Mac? Nie gehört!

– Eine sättigende und sattsam bekannte Marke wird vom EUIPO gelöscht

„Aber die (gegnerische) Marke kenne ich doch!“ „Nein, kennen Sie ALS ANWALT ganz und gar nicht! Ein guter Anwalt kann nämlich ganz schön wenig wissen!“

Eine laute und kurze, aber mir auf ewig ins Gedächtnis gebrannte Belehrung meines ausbildenden Patentanwalts zum Thema Nichtbenutzungseinrede.

Das eigene und gegnerische „Nichtwissen“ gehört zum festen Vokabular anwaltlicher Schriftsätze. Neu ist mir, dass auch die Löschungsabteilung des EUIPO „ganz schön wenig“ wissen kann – jedenfalls im Zusammenhang mit einer Marke, die überdurchschnittlich bekannt sein dürfte.

Die Marke, um die es hier geht: „BIG MAC“ einer ebenfalls nicht unbekannten Schnellrestaurantkette.

 In der EU als Unionsmarke 62638 eigetragen für u. a. „belegte Brote (Sandwiches), Sandwiches mit Fleisch“ seit 1999, mithin länger als fünf Jahre. Und hier liegt der Hase im Pfeffer (oder der Fleischklops im Brötchen), denn grundsätzlich ist eine Marke angreifbar, welche länger als fünf Jahre eingetragen ist und nicht benutzt wird. Denn Art. 58 Abs. 1 lit.a UMV (Unionsmarkenverordnung) bestimmt:

„Die Unionsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen; […].“

Diese Regelung entspricht inhaltlich der Regelung des § 49 (1) Satz 1 MarkenG:

„Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist.“

Ein solcher Antrag muss nicht weiter substantiiert werden, denn es genügt, wenn der (anwaltlich vertretene) Antragsteller behauptet, dass die angegriffene Marke nicht benutzt wird. Also quasi sein Nichtwissen dem Amt bzw. Gericht gegenüber „gesteht“. Dem Markeninhaber obliegt es nun, nachzuweisen, dass die Marke durchaus rechtserhaltend benutzt wird, wozu regelmäßig eidesstattliche Versicherungen von führenden Mitarbeitern der Markeninhaber*in vorgelegt werden, in welchen Aussagen über den maßgeblichen Benutzungszeitraum, -umfang, Umsatzzahlen, etc. enthalten sind. Die Vorlage von Katalogen, Prospekten, Rechnungen, Ausdrucken von Internetseiten und dergleichen begleiten derartige Schriftstücke. Der Markeninhaberin obliegt es also, genügend Belege für eine Benutzung zu sammeln und dem Amt bzw. Gericht vorzulegen, was regelmäßig mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Im Fall des „Restaurants zur goldenen Möwe“ kommt als Schwierigkeit hinzu, dass Endabnehmer regelmäßig namentlich nicht bekannte Restaurantbesucher sind, welche keine Rechnungen/Lieferscheine beim Erwerb eines „belegten Brotes (Sandwich)“, welches eher unter dem Begriff „Hamburger“ bekannt sein dürfte, erhalten. Die Vorlage von Rechnungen/Lieferscheinen beim EUIPO ist im Fall von „Big Mac“ also nicht möglich.

Der genaue Umfang der vorgelegten Mittel zur Glaubhaftmachung und der Inhalt der überreichten eidesstattlichen Versicherungen von drei Repräsentanten der Markeninhaberin in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ist mir nicht bekannt (da der online-Akteneinsicht nicht zugänglich), ich unterstelle aber einmal, dass man zumindest bei wohlwollender Betrachtungsweise die Benutzung der Marke „BIG MAC“ mit diesen Dokumenten hätte glaubhaft gemacht werden können. Wenn die Löschungsabteilung des EUIPO bereit gewesen wäre, die Unterlagen wohlmeinend zu prüfen. Oder gar eine Wegstrecke von 5,9 km zur nächsten Filiale US-amerikanischer Kochkunst zurück zu legen:


Dem fehlte es aber offensichtlich. Denn die Lösungsabteilung befand in ihrem Löschungsbeschluss 000014788 C am 11. Januar 2019:

-dass eidesstattlichen Versicherungen grundsätzlich eine äußerst geringe Beweiskraft zukommen würde, da diese letztendlich Parteivortrag widergeben würden. Gleichwohl könnten sie nicht völlig wertlos sein, vorausgesetzt, die Versicherungen würden von anderen Beweismitteln (Etiketten, Verpackungen, etc.) gestützt, am besten durch aus unabhängigen Quellen stammenden Beweismitteln.

-dass die übrigen, ausschließlich von der Markeninhaberin stammenden Beweismittel (Internetseiten, Werbebroschüren, Verpackungen) nicht genügen würden, die Benutzung der Marke zu belegen.

Man fragt sich, wie man ohne eidesstattliche Versicherungen (deren Wert nach Auffassung der Löschungsabteilung stark gegen Null tendiert) eine Benutzung glaubhaft machen soll, wenn Prospekte, Verpackungen und Internetseiten ebenfalls als geringwertig hinsichtlich ihrer Beweiskraft angesehen werden.

Es bleibt der Markeninhaberin der Weg in die Beschwerde – es darf davon ausgegangen werden, dass dieser Weg beschritten werden wird. Aber auch wenn die Marke „BIG MAC“ auf EU-Ebene gelöscht bliebe, so hätte die Antragstellerin allerhöchsten einen Pyrrhussieg errungen, da die Markeninhaberin auf nationaler Ebene über einen bunten Strauß an weiteren Marken „BIG MAC“ verfügt; allein in Deutschland verfügt die Markeninhaberin über fünf eingetragene Marken mit dem Bestandteil „Big Mac“.

Und es darf angenommen werden, dass es in Deutschland nicht so einfach wäre, die rechtserhaltende Benutzung der Marke „BIG MAC“ zu bestreiten. Das Bundespatentgericht (BPatG) würde wahrscheinlich etwas hemdsärmeliger, dafür umso lebensnäher konstatieren, dass die Benutzung der Marke „BIG MAC“ als „gerichtsbekannt“ angesehen werde könne. Denn das BPatG  hat sich schon einige Male mit der auch firmenmäßig benutzten Hauptmarke jener Gastronomiekette und mit ihren Produktmarken beschäftigen müssen und dabei u. a. festgestellt,

  • dass es „jedoch gerichtsbekannt [sei], dass es sich bei der Widersprechenden respektive der deutschen Tochtergesellschaft, der M… Inc., um einen der führenden inländischen Anbieter im Bereich von Fast-Food-Produkten handelt“ (28 W (pat) 508/15; Mc Sportnahrung.de)
  • dass die Markeninhaberin „nach der Registerlage über eine größere Anzahl von älteren Marken mit dem Serienbestandteil „Mc“, z. B. „McDrive“, „McBacon“, „McCAFE“ [verfügt] , die gerichtsbekannt im Bereich der Schnellgastronomie seit Jahren verwendet werden und über einen hohen Bekanntheitsgrad für verschiedene Produkte aus dem Bereich der Lebensmittel verfügen“ (24 W (pat) 39/13 „Mäc Spice“) und
  • dass „der Verkehr daran gewöhnt [ist], dass die Widersprechende in ihren Restaurants Gerichte anbietet, die mit diesem oder dem klanggleichen Bestandteil „MAC” – kombiniert mit einer weiteren meist mehr oder weniger beschreibenden Angabe – gekennzeichnet sind (zB Chicken McNuggets, McSundae, Big Mac).“ (25 W (pat) 13/04 „McWheel“)