LG München I, Beschl. V. 19.01.2021 – 21 O 16782/20

EuGH-Vorlage des LG München hinsichtlich der Frage zum Rechtsbestand des Patents im Verfügungsverfahren

 

LG München I, Beschl. V. 19.01.2021 – 21 O 16782/20

Die für Patentrecht zuständige 21. Zivilkammer des Landgerichts München I hat mit Beschluss vom 19.01.2021 dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg in einem sogenannten Vorabentscheidungsersuchen die folgende Frage zur Behandlung von einstweiligen Verfügungen in Patentstreitsachen vorgelegt (Az. 21 O 16782/20):

Ist es mit Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat?

Die Richtlinie 2004/48/EG betrifft die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums.

Hintergrund:

Für die Gewährung einer einstweiligen Verfügung aus einem Patent gilt bereits seit der Entscheidung „Harnkatheterset“ des OLG Düsseldorf (Urteil vom 29.04.2010, Az. I-2 U 126/09) der Grundsatz, dass neben einem Verfügungsanspruch (Verletzung des Verfügungspatents) und Verfügungsgrund (Dringlichkeit) auch die Glaubhaftmachung eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands des Verfügungspatents vorliegen muss. Für die hinreichende Glaubhaftmachung der Patentverletzung ist es demnach notwendig, dass der Rechtsbestand des Patents hinreichend sichergestellt ist. Dabei wurde dies grundsätzlich bejaht, wenn das Patent ein Einspruchsverfahren oder ein Nichtigkeitsverfahren positiv überstanden hatte. Abweichungen von diesem Grundsatz  sind nur in bestimmten Ausnahmefällen zulässig. Die Ausnahmefälle sind beispielsweise wenn der Verletzer bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt war, dieses sozusagen quasi schon als zweiseitiges Verfahren geführt wurde, wenn das Schutzrecht allgemein als schutzfähig angesehen wird, wenn sich die Einwendungen gegen den Rechtsbestand sich schon bei summarischer Prüfung als haltlos erwiesen haben, wenn es dem Antragsteller aufgrund außergewöhnlicher Umstände, z.B. aufgrund der Marktsituation, ausnahmsweise unzumutbar ist, den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren abzuwarten. Die Ausnahmefälle werden in der Regel jedoch restriktiv angewendet und sind somit faktisch eher theoretischer Natur.

Mit der Entscheidung „Leiterklemme“ (Urteil vom 12. Dezember 2019, Az. 6 U 4009/19) hat auch das OLG München seine frühere Rechtsprechung aufgegeben und sich der Rechtsprechung Düsseldorf angeschlossen.

Diese Rechtssprechung der Oberlandesgerichte Mannheim, Düsseldorf und Karlsruhe folgt insbesondere aus dem Umstand, dass eine erhebliche Anzahl von Patenten im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG) oder im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) entweder vollständig oder teilweise vernichtet oder beschränkt werden, gleichzeitig aber die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen einer einstweiligen Verfügung, die ohne Sicherheitsleistung vollstreckt werden kann, für den Beklagten erheblich sein können.

Hingegen hält das LG München diese Praxis jedoch als unvereinbar mit der Durchsetzungs-Richtlinie 2004/48/EG (Beschluss vom 19.01.2021, Az. 21 O 16782/20) und daher europarechtswidrig.

Insbesondere verstoße diese Praxis gegen Art. 9 Abs. 1 der Durchsetzungs-Richtlinie, der sicherstellen soll, dass eine einstweilige Maßnahme angeordnet werden kann, um die Fortsetzung einer Patentverletzung zu untersagen. Dies werde insbesondere bei gerade erst erteilten Patenten aber unmöglich gemacht, wenn man hierzu ein Rechtsbestandsverfahren einfordere. Denn sowohl Einspruchs- als auch Nichtigkeitsverfahren sind erst nach Patenterteilung möglich und somit könnten gerade erteilte Patente diese auch noch nicht durchlaufen haben. Auch viele Patente, deren Erteilung schon länger zurückliegt, haben zum Zeitpunkt der Beantragung der einstweiligen Verfügung noch kein solches Rechtsbestandsverfahren durchlaufen und der Patentinhaber habe naturgemäße auch keinen Einfluss darauf, ob Dritte Einspruch gegen die Erteilung einlegen oder Nichtigkeitsklage erheben. Die Durchsetzung seines Patents im Wege einstweiliger Maßnahmen sei somit letztlich gerade nicht sichergestellt.

Außer den Landgerichten in Düsseldorf, Mannheim und Karlsruhe sind in der Bundesrepublik noch neun andere Landgerichte für Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten sachlich zuständig. Diese Gerichte werden zwar in der Regel seltener angerufen, jedoch scheint beispielsweise das Gericht in Hamburg den gesicherten Rechtsbestand eines Verfügungspatents bisher nicht als Regelfall zu fordern.

Vor dem Hintergrund dieser uneinheitlichen Praxis scheint es demnach nun an der Zeit, dass die Vorgehensweise vor dem Europäischen Gerichtshof grundlegend geklärt wird.

 

                       Dr.  Petra Westphal