G1/19 v. 10.03.2021

Entscheidung G1/19 der Großen Beschwerdekammer zur Patentierung von computer-implementierten Simulationen und Designs

 

G1/19 v. 10.03.2021

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (EPA) hat entschieden, dass die etablierte Rechtsprechung zu computerimplementierten Erfindungen auch für computerimplementierte numerische Simulationen und Entwürfe eines Systems oder Verfahrens gilt. Dabei wendet sie sich eindeutig gegen den Ansatz der Kammer in der Vorlageentscheidung T 0489/14, wonach ein durch eine Simulation erzielter technischer Effekt zumindest eine direkte Verbindung zur physischen Realität erfordert. Die Große Beschwerdekammer stellt in ihrer Entscheidung klar, dass sie ihren etablierten Ansatz bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit, bekannt als COMVIK-Approach, beibehalten wird.

Hintergrund

Im Vorlagefall T 0489/14, betraf die Erfindung (europäische Patentanmeldung Nr. 03793825.5) eine Modellierung und Simulation von Bewegungen eines einzelnen Fußgängers innerhalb einer Umgebung, beispielsweise innerhalb eines Gebäudes. Eine Mehrzahl dieser simulierten Bewegungen eines Fußgängers können anschließend Teil einer Simulation einer Bewegung einer Gruppe von Fußgängern sein, um beispielsweise Evakuierungsszenarien besser einschätzen zu können.

Die Kammer betont in ihrer Entscheidung, dass eine technische Wirkung zumindest eine direkte Verbindung zur physischen Realität bedingen muss, wie etwa die Änderung oder Messung einer physikalischen Erscheinung. Dabei konnte die Kammer eine solche direkte Verbindung im beanspruchten Verfahren der Berechnung der Bahn hypothetischer Fußgänger nicht erkennen, die sich durch eine modellierte Umgebung bewegen (Rdn. 11). Des Weiteren sah die Kammer eine gewisse Analogie zu einem Verfahren zum Testen per Simulation wie in der Entscheidung T 1227/05 (Infineon) und vertrat die Auffassung, dass in Anwendung der dort dargelegten Entscheidungsgründe  einige oder alle Schritte des Simulationsverfahrens zu einer technischen Wirkung der Erfindung beitragen würden und deshalb bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht unberücksichtigt bleiben dürften (Rdn. 14 und 18 in T 0489/14).

Da die Kammer dazu tendierte, entgegen dem in der Entscheidung T 1227/05 entwickelten Ansatz die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes gemäß Anspruch 1 gegenüber einem Universalrechner abzuerkennen, sah sie hier eine  Rechtsfrage, die die Auslegung der Artikel 52 (2) und (3) und 56 EPÜ betrifft und daher von grundsätzlicher Bedeutung sei (Rdn. 17 und 19).

Die Technischen Beschwerdekammer 3.5.07 legte entsprechend Artikel 112(1)(a) EPÜ der Große Beschwerdekammer folgende drei Fragen vor:

  1. Kann – bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit – die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens ein technisches Problem lösen, indem sie eine technische Wirkung erzeugt, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, wenn die computerimplementierte Simulation als solche beansprucht wird?
  2. [2A] Wenn die erste Frage mit „Ja“ beantwortet wird, was sind die maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung, ob eine als solche beanspruchte computerimplementierte Simulation ein technisches Problem löst? [2B] Ist es insbesondere eine hinreichende Bedingung, dass die Simulation zumindest teilweise auf technischen Grundsätzen beruht, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen?
  3. Wie lauten die Antworten auf die erste und die zweite Frage, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Entwurfsprozesses, insbesondere zur Verifizierung eines Entwurfs, beansprucht wird?

Antworten auf die Vorlagefragen

In der Entscheidung G1/19 hat die Große Beschwerdekammer nun alle drei Fragen abschließend beantwortet. Die Frage 2 wurde in zwei Unterfragen 2A und 2B aufgeteilt, wobei die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung feststellte, dass sie den ersten Teil der zweiten Frage (Frage 2A) nicht zulassen könne, da der bestehende COMVIK-Ansatz hier bereits ausreichend sei, um eine Antwort zu liefern.

Der COMVIK-Ansatz geht auf die Entscheidung T 641/00 (ABl. 2003, 352) zurück. Mit dem in COMVIK dargelegten Ansatz lässt sich sicherstellen, dass die Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit nicht durch nichttechnische Fragen beeinflusst wird. Der Ansatz besteht darin, in die Formulierung der vom Fachmann zu lösenden technischen Aufgabe nichttechnische Elemente aufzunehmen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, I. D. 9.1.3 b)).

Hinsichtlich der Entscheidung T 1227/05 vertrat die Große Beschwerdekammer die Ansicht, das berechnete numerische Daten, die das physikalische Verhalten eines in einem Computer modellierten Systems widerspiegeln, den technischen Charakter einer Erfindung nach dem COMVIK-Ansatzes nicht begründen können, selbst wenn das berechnete Verhalten das Verhalten eines realen Systems, das der Simulation zugrunde liegt, adäquat widerspiegelt. Somit stelle die Entscheidung der T 1227/05 nur ein Ausnahmefall dar, bei dem solche berechneten Effekte als implizite technische Wirkungen angesehen werden könnten (Rdn. 128).

Zu Frage 1 führt die Große Beschwerdekammer aus, dass es sich bei computerimplementierten Simulationen um computerimplementierte Verfahren handelt, die in der Regel eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen umfassen und daher die im COMVIK-Ansatz entwickelten Kriterien angewendet werden könnten. Somit könnten wie jede andere computerimplementierte Erfindung auch Simulationen patentierbar sein, wenn eine erfinderische Tätigkeit auf Merkmale gestützt werden kann, die zum technischen Charakter des beanspruchten Simulationsverfahrens beitragen können. Ein Ausschluss a priori vom Patentschutz könnte daher für keine Gruppe von computerimplementierten Erfindungen ausgeschlossen werden.

Zu Frage 2B stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass eine Simulation notwendigerweise auf den Prinzipien basiert, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen. Selbst wenn diese Grundsätze als technisch beschrieben werden könnten, hätte die Simulation nicht notwendigerweise einen technischen Charakter. Wenn für die Simulation rein technische Grundsätze ausreichend wären, dann würde den computerimplementierte Simulationen eine privilegierte Stellung innerhalb der größeren Gruppe der computerimplementierten Erfindungen zukommen, ohne dass es eine Rechtsgrundlage für ein solches Privileg gäbe (Rdn. 141).

Die Frage 2B wurde daher von der Große Beschwerdekammer verneint, was bedeutet, dass auch bei numerischen Simulationen im Einzelfall zu prüfen ist, ob die üblichen „Technizitäts“-Kriterien für computerimplementierte Erfindungen erfüllt sind.

Weiterhin führt die Große Beschwerdekammer in ihren Entscheidungsgründen dazu aus, dass wenn die Tatsache, dass ein simuliertes System, welches auf nicht-technischen Prinzipien beruht, die Simulation zwangsläufig keinen technischen Charakter haben kann, es zur einer Diskriminierung bestimmter Gruppen numerischer Simulationen kommen würde, ohne dass es für eine solche Diskriminierung eine rechtliche Grundlage gäbe. In Anbetracht dessen ist die Große Beschwerdekammer zu der Ansicht gelangt, dass es weder eine hinreichende noch eine notwendige Bedingung ist, dass eine numerische Simulation zumindest teilweise auf technischen Prinzipien beruht, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen (Rdn. 142).

Nach dem Verständnis der Großen Beschwerdekammer bezieht sich Frage 3 auf Ansprüche, in denen ausdrücklich ein Entwurfsverfahren erwähnt wird, insbesondere ein Verfahren zur Überprüfung eines Entwurfs. Auch für diesen Fall sind die Fragen in gleicher Weise zu beantworten. Die Große Beschwerdekammer sah hier insbesondere keine Notwendigkeit für die Anwendung von Sonderregeln, wenn eine Simulation als Teil eines Entwurfsverfahrens beansprucht wird.

Die Leitsätze auf die zugelassenen Vorlagefragen der Großen Beschwerdekammer sind wie folgt:

  1. Eine computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens, die als solche beansprucht wird, kann für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einem technischen Problem dienen, indem sie eine technische Wirkung erzeugt, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht.
  2. Für diese Beurteilung ist es keine hinreichende Bedingung, dass die Simulation ganz oder teilweise auf technischen Prinzipien beruht, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen.
  3. Die Antworten auf die erste und die zweite Frage unterscheiden sich nicht, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Entwurfsprozesses, insbesondere zur Verifizierung eines Entwurfs, beansprucht wird.

Fazit

Mit ihrer Entscheidung hat die Große Beschwerdekammer die Anwendung der Grundsätze des COMVIK-Ansatzes bestätigt und somit die ständige Rechtsprechung des EPA zu computerimplementierten Erfindungen untermauert. Auch ist sie dem strengen Ansatz der Entscheidung T 0489/14 nicht gefolgt, sondern sieht die Kriterien der erfinderischen Tätigkeit für einen Anspruch auf eine computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens auch dann als erfüllt an, wenn der Anspruch keine Merkmale beschreibt, die direkt mit einer physischen Einheit interagieren.

Insgesamt scheint es für den Anmelder immer wichtiger zu werden, Simulations- oder Entwurfsverfahren im Zusammenhang mit einem bestimmten und spezifischen technischen Input oder Output oder einer Verwendung der Ergebnisse des Simulations- oder Entwurfsprozesses zu offenbaren und zu beanspruchen. Da aber Simulations- und Entwurfsprozesse häufig auf herkömmlicher Computerhardware ablaufen, wird es für Anmelder nun noch schwieriger diese unabhängig von einem solchen Zusammenhang zu schützen.

Auch kann die Genauigkeit der Simulation ein Faktor sein, der einen Einfluss auf den technischen Effekt haben kann, der über den der Implementierung der Simulation hinausgeht und somit bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gemäß Art. 56 EPÜ zu berücksichtigen ist. Zur Vermeidung von Beanstandungen unter Art. 83 EPÜ sollte der Anmelder sorgfältig abwägen, wie viel an Offenbarung hinsichtlich eines Simulations- und Entwurfsverfahrens in einer Anmeldung enthalten sein muss. Ein einzelnes spezifisches Implementierungsbeispiel ist unter Umständen zukünftig nicht hinreichend, um die Patentansprüche im Sinne des Art. 83 EPÜ ausreichend zu stützen.

                       Dr.  Petra Westphal

 

 

LG München I, Beschl. V. 19.01.2021 – 21 O 16782/20

EuGH-Vorlage des LG München hinsichtlich der Frage zum Rechtsbestand des Patents im Verfügungsverfahren

 

LG München I, Beschl. V. 19.01.2021 – 21 O 16782/20

Die für Patentrecht zuständige 21. Zivilkammer des Landgerichts München I hat mit Beschluss vom 19.01.2021 dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg in einem sogenannten Vorabentscheidungsersuchen die folgende Frage zur Behandlung von einstweiligen Verfügungen in Patentstreitsachen vorgelegt (Az. 21 O 16782/20):

Ist es mit Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat?

Die Richtlinie 2004/48/EG betrifft die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums.

Hintergrund:

Für die Gewährung einer einstweiligen Verfügung aus einem Patent gilt bereits seit der Entscheidung „Harnkatheterset“ des OLG Düsseldorf (Urteil vom 29.04.2010, Az. I-2 U 126/09) der Grundsatz, dass neben einem Verfügungsanspruch (Verletzung des Verfügungspatents) und Verfügungsgrund (Dringlichkeit) auch die Glaubhaftmachung eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands des Verfügungspatents vorliegen muss. Für die hinreichende Glaubhaftmachung der Patentverletzung ist es demnach notwendig, dass der Rechtsbestand des Patents hinreichend sichergestellt ist. Dabei wurde dies grundsätzlich bejaht, wenn das Patent ein Einspruchsverfahren oder ein Nichtigkeitsverfahren positiv überstanden hatte. Abweichungen von diesem Grundsatz  sind nur in bestimmten Ausnahmefällen zulässig. Die Ausnahmefälle sind beispielsweise wenn der Verletzer bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt war, dieses sozusagen quasi schon als zweiseitiges Verfahren geführt wurde, wenn das Schutzrecht allgemein als schutzfähig angesehen wird, wenn sich die Einwendungen gegen den Rechtsbestand sich schon bei summarischer Prüfung als haltlos erwiesen haben, wenn es dem Antragsteller aufgrund außergewöhnlicher Umstände, z.B. aufgrund der Marktsituation, ausnahmsweise unzumutbar ist, den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren abzuwarten. Die Ausnahmefälle werden in der Regel jedoch restriktiv angewendet und sind somit faktisch eher theoretischer Natur.

Mit der Entscheidung „Leiterklemme“ (Urteil vom 12. Dezember 2019, Az. 6 U 4009/19) hat auch das OLG München seine frühere Rechtsprechung aufgegeben und sich der Rechtsprechung Düsseldorf angeschlossen.

Diese Rechtssprechung der Oberlandesgerichte Mannheim, Düsseldorf und Karlsruhe folgt insbesondere aus dem Umstand, dass eine erhebliche Anzahl von Patenten im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG) oder im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) entweder vollständig oder teilweise vernichtet oder beschränkt werden, gleichzeitig aber die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen einer einstweiligen Verfügung, die ohne Sicherheitsleistung vollstreckt werden kann, für den Beklagten erheblich sein können.

Hingegen hält das LG München diese Praxis jedoch als unvereinbar mit der Durchsetzungs-Richtlinie 2004/48/EG (Beschluss vom 19.01.2021, Az. 21 O 16782/20) und daher europarechtswidrig.

Insbesondere verstoße diese Praxis gegen Art. 9 Abs. 1 der Durchsetzungs-Richtlinie, der sicherstellen soll, dass eine einstweilige Maßnahme angeordnet werden kann, um die Fortsetzung einer Patentverletzung zu untersagen. Dies werde insbesondere bei gerade erst erteilten Patenten aber unmöglich gemacht, wenn man hierzu ein Rechtsbestandsverfahren einfordere. Denn sowohl Einspruchs- als auch Nichtigkeitsverfahren sind erst nach Patenterteilung möglich und somit könnten gerade erteilte Patente diese auch noch nicht durchlaufen haben. Auch viele Patente, deren Erteilung schon länger zurückliegt, haben zum Zeitpunkt der Beantragung der einstweiligen Verfügung noch kein solches Rechtsbestandsverfahren durchlaufen und der Patentinhaber habe naturgemäße auch keinen Einfluss darauf, ob Dritte Einspruch gegen die Erteilung einlegen oder Nichtigkeitsklage erheben. Die Durchsetzung seines Patents im Wege einstweiliger Maßnahmen sei somit letztlich gerade nicht sichergestellt.

Außer den Landgerichten in Düsseldorf, Mannheim und Karlsruhe sind in der Bundesrepublik noch neun andere Landgerichte für Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten sachlich zuständig. Diese Gerichte werden zwar in der Regel seltener angerufen, jedoch scheint beispielsweise das Gericht in Hamburg den gesicherten Rechtsbestand eines Verfügungspatents bisher nicht als Regelfall zu fordern.

Vor dem Hintergrund dieser uneinheitlichen Praxis scheint es demnach nun an der Zeit, dass die Vorgehensweise vor dem Europäischen Gerichtshof grundlegend geklärt wird.

 

                       Dr.  Petra Westphal

Erneute Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zum Einheitlichen Patentgerichtsabkommen

Nachdem zum Jahreswechsel 2020/21 erneut zwei Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingereicht wurden (Az.: 2 BvR 2216/20 und 2 BvR 2217/20), wird nun der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Bitten des BVerfG mit der Ausfertigung des Gesetzes warten.

In einem zweiten Gang hatte der Bundestag Ende November 2020 den unveränderten Gesetzentwurf für das Einheitliche Patentgericht mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedet, und im Dezember 2020 hatte der Bundesrat ebenfalls mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit diesem Gesetz zugestimmt.

Das Einheitliche Patentgericht (EPG) als internationale Organisation mit Sitz in Luxemburg besteht aus einem Gericht erster Instanz, einem Berufungsgericht und einer Kanzlei. Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentralkammer sowie Lokalkammern und Regionalkammern. In Deutschland werden eine Abteilung der Zentralkammer in München und jeweils eine Lokalkammer in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München eingerichtet.

Bereits 2017 hatte der Bundestag mit einfacher Mehrheit dem Gesetz zu dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ-ZustG) zugestimmt. Gegen das Ratifizierungsgesetz wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt, woraufhin im Februar 2020 das BVerfG das Ratifizierungsgesetz aufgrund formaler Mängel für nichtig erklärt hat, da das Gesetz nicht mit einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln in Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde (Az.: 2 BvR 739/17). Dies machte eine erneute Abstimmung erforderlich.

Das Europäische Parlament hatte schon im Dezember 2012 das EU-Einheitspatent beschlossen, und es war ein langer und beschwerlicher Weg, bis es nun endlich in greifbarer Nähe schien. Es fehlten zum Inkrafttreten (nur) noch die Gegenzeichnung der Bundesregierung, die Ausfertigung vom Bundespräsidenten und die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Ratifizierung bis Ende des Jahres 2021 abgeschlossen werden könnte. Nach Angaben der EU-Kommission hätte man daher erwarten können, dass 2021 die »Periode provisorischer Anwendung« des Einheitspatents beginnen kann. Ab 2022 sollte das neue System voll funktionsfähig sein. Nun scheint eine weitere Verzögerung des Verfahrens unvermeidlich.

Darüber hinaus bleibt nach wie vor abzuwarten, wie sich der Brexit und auch der Widerruf der EPG-Ratifikation durch Großbritannien auf die Einrichtung des Einheitlichen Patentgerichts auswirken wird. Ein neuer Standort für die Außenstelle der Zentralkammer, die ursprünglich in London angesiedelt werden sollte, muss somit gefunden werden und als Konsequenz wird es wahrscheinlich notwendig sein, das Abkommen entsprechend anzupassen. Italien sieht sich bereits mit Mailand als möglichen Sitz der Außenstelle der Zentralkammer am Zug. Die in London geplante Zentralkammer-Sektion für Patentstreitverfahren ist für die wichtigen Bereiche des täglichen Lebensbedarfs, Chemie und Hüttenwesen zuständig. Vorübergehend werden die beiden verbleibenden Einheiten in Paris und München diese Aufgaben mit übernehmen.

Ausblick

Der weitere Verlauf der noch ausstehenden Ratifizierung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten scheint zurzeit unsicher. Sollte es jedoch wie geplant zum Start des Einheitlichen Patentgerichts kommen, ist die Übergangsregelung gemäß Art. 83 EPGÜ zu beachten, wonach Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines „klassischen“ europäischen Patents wahlweise beim Einheitspatentgericht oder bei den nationalen Gerichten anhängig gemacht werden können.

Der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents kann nach Art. 83 Abs. 3 EPGÜ die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts durch Erklärung ausschließen (sog. Opt-Out). Für nähere Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte hier.

 

Dr. Petra Westphal