FCJ Trademark protection of the colour gold of the “Lindt-Goldhasen” (Lindt Gold Bunny) Decision from 29 July 2021 – I ZR 139/20

The I. Civil Senate of the German Federal Court of Justice (FCJ; German: Bundesgerichtshof; BGH) granted the appeal of Lindt & Sprüngli, annulled the second instance decision and held that Lindt & Sprüngli had successfully proven that the golden colour of the “Lindt Gold Bunny” had acquired distinctiveness as a trademark for chocolate bunnies within the relevant public. The decision is an important contribution to the case law regarding an abstract colour mark as a used mark.

Lower instances:

Regional Court of Munich I – Judgement of 15. October 2019 – 33 O 13884/18

Higher Regional Court of Munich – Judgement of 30. Juli 2020 – 29 U 6389/19

 

Background:

Source: BGH- I ZR 57/08

The defendant is also a manufacturer of chocolate products. During the 2018 Easter season, it also marketed a sitting chocolate bunny in a gold-coloured foil.The applicants are companies of the Lindt & Sprüngli group, Switzerland, which produces high-quality chocolate. One of the plaintiffs‘ products is the „Lindt Gold Bunny“, which has been offered in Germany in golden foil since 1952 and in the current shade of gold since 1994. The plaintiffs have sold more than 500 million gold bunnies in Germany over the last 30 years. The „Lindt Gold Bunny“ is by far the best-selling chocolate Easter bunny in Germany. Its market share in Germany was over 40% in 2017. According to a traffic survey submitted by the applicants, 70% of the respondents associate the golden hue used for the foil of the „Lindt Gold Bunny“ with the applicants‘ company in connection with chocolate bunnies.

The plaintiffs are of the opinion that they are the owners of a use mark on the gold shade of the „Lindt Gold Bunny“. The defendant infringed this trade mark by distributing its chocolate bunnies. The plaintiffs claim that the defendant should cease and desist from marketing their chocolate bunnies. They also demand that the defendant provide them with information and seek a declaration that they are liable for damages.

Process history:

The Higher District Court of Munich dismissed the action. It held that the action was unfounded because the plaintiffs were not the proprietors of a use mark under § 4 No. 2 MarkenG (German Trademark Law) for the golden hue of the „Lindt Gold Bunny“. The colour had not acquired a reputation for the product chocolate bunnies.

Ruling of the Federal Court of Justice:

The Federal Court of Justice allowed the plaintiffs‘ appeal and referred the case back to the court of appeal for a new hearing and decision.

The applicants have proved that the golden hue of the Lindt golden bunny has acquired a reputation as a trade mark for chocolate bunnies within the relevant public within the meaning of § 4 No. 2 MarkenG. According to the traffic survey submitted, the degree of association of the golden shade used for the foil of the „Lindt Gold Bunny“ in connection with chocolate bunnies with the applicants‘ company amounts to 70% and thus clearly exceeds the required threshold of 50%. The acquisition of reputation does not require that the colour mark is used as the „house colour“ for all or numerous products of the company.

Nor does it matter whether the public would see this as an indication of origin for the applicants if the shade of gold were used for chocolate bunnies other than the well-known Lindt gold bunny. This is a question of the likelihood of confusion, which only arises in the context of the examination of an infringement of the colour mark. Finally, the fact that the gold tone is used together with design elements of the „Lindt Gold Bunny“ that are also known to the public (sitting bunny, red collar with a golden bell, painting and inscription „Lindt GOLDHASE“) does not argue against a reputation of the gold tone. It is decisive that the target public sees an indication of origin in the use of this shade of gold for chocolate bunnies even if it is used together with these other design elements.

In the reopened appeal proceedings, the Higher Regional Court as the Court of Appeal will have to examine whether the defendant infringed the plaintiffs‘ use mark on the gold shade of the „Lindt Gold Bunny by distributing their chocolate bunnies packaged in gold-coloured foil.

German press release of July 29, 2021, German Federal Court of Justice Karlsruhe (Bundesgerichtshof Karlsruhe):

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021147.html

 

Comment:

The Lindt company has been fighting for years to protect its famous „Gold Bunny“ by way of trademark protection. Initially, Lindt had tried to register a 3D trademark, but failed in all instances. In the end, the European Court of Justice (ECJ) ruled. In particular, the European judges maintained that the trademark applicant would have had to prove that the mark had become established in all member states of the European Union in order to be able to obtain trademark protection at least on the basis of distinctiveness through use (24.05.2012, Az. C-98/11 P).

Lindt now sought to have the colour gold in the Gold Bunny (shade CIELAB 86.17, 1.56, 41.82) protected as a colour mark. In May 2017, Lindt registered the colour mark “gold” (Pantone Premium Metallics coated 10126 C)” at the DPMA for chocolate bunnies, but did not rely on it before the FCJ in Karlsruhe, the sole issue was whether the gold shade had become established on the market as a result of its long and intensive use, therefore acquired a reputation.

Confiserie Heilemann (Germany) had already filed cancellation proceedings at the Federal Patent Court before the start of the proceedings at the Munich courts, in which it is taking action against the German abstract colour mark Gold for chocolate bunnies registered by Lindt.

Lindt, in turn, sued Heilemann for injunctive relief and damages. The medium-sized manufacturer, which is now part of the German Viba Group, also has seated chocolate bunnies in gold foil in its range. The court has not made a final ruling on whether Heilemann may also sell chocolate bunnies in gold-coloured foil. The case now returns to the Munich Higher Regional Court, which must rule whether Heilemann infringed the Lindt trademark on the grounds that customers could potentially confuse the two brands.

 

Dr. Petra Westphal

G1/19 v. 10.03.2021

Entscheidung G1/19 der Großen Beschwerdekammer zur Patentierung von computer-implementierten Simulationen und Designs

 

G1/19 v. 10.03.2021

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (EPA) hat entschieden, dass die etablierte Rechtsprechung zu computerimplementierten Erfindungen auch für computerimplementierte numerische Simulationen und Entwürfe eines Systems oder Verfahrens gilt. Dabei wendet sie sich eindeutig gegen den Ansatz der Kammer in der Vorlageentscheidung T 0489/14, wonach ein durch eine Simulation erzielter technischer Effekt zumindest eine direkte Verbindung zur physischen Realität erfordert. Die Große Beschwerdekammer stellt in ihrer Entscheidung klar, dass sie ihren etablierten Ansatz bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit, bekannt als COMVIK-Approach, beibehalten wird.

Hintergrund

Im Vorlagefall T 0489/14, betraf die Erfindung (europäische Patentanmeldung Nr. 03793825.5) eine Modellierung und Simulation von Bewegungen eines einzelnen Fußgängers innerhalb einer Umgebung, beispielsweise innerhalb eines Gebäudes. Eine Mehrzahl dieser simulierten Bewegungen eines Fußgängers können anschließend Teil einer Simulation einer Bewegung einer Gruppe von Fußgängern sein, um beispielsweise Evakuierungsszenarien besser einschätzen zu können.

Die Kammer betont in ihrer Entscheidung, dass eine technische Wirkung zumindest eine direkte Verbindung zur physischen Realität bedingen muss, wie etwa die Änderung oder Messung einer physikalischen Erscheinung. Dabei konnte die Kammer eine solche direkte Verbindung im beanspruchten Verfahren der Berechnung der Bahn hypothetischer Fußgänger nicht erkennen, die sich durch eine modellierte Umgebung bewegen (Rdn. 11). Des Weiteren sah die Kammer eine gewisse Analogie zu einem Verfahren zum Testen per Simulation wie in der Entscheidung T 1227/05 (Infineon) und vertrat die Auffassung, dass in Anwendung der dort dargelegten Entscheidungsgründe  einige oder alle Schritte des Simulationsverfahrens zu einer technischen Wirkung der Erfindung beitragen würden und deshalb bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht unberücksichtigt bleiben dürften (Rdn. 14 und 18 in T 0489/14).

Da die Kammer dazu tendierte, entgegen dem in der Entscheidung T 1227/05 entwickelten Ansatz die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes gemäß Anspruch 1 gegenüber einem Universalrechner abzuerkennen, sah sie hier eine  Rechtsfrage, die die Auslegung der Artikel 52 (2) und (3) und 56 EPÜ betrifft und daher von grundsätzlicher Bedeutung sei (Rdn. 17 und 19).

Die Technischen Beschwerdekammer 3.5.07 legte entsprechend Artikel 112(1)(a) EPÜ der Große Beschwerdekammer folgende drei Fragen vor:

  1. Kann – bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit – die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens ein technisches Problem lösen, indem sie eine technische Wirkung erzeugt, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, wenn die computerimplementierte Simulation als solche beansprucht wird?
  2. [2A] Wenn die erste Frage mit „Ja“ beantwortet wird, was sind die maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung, ob eine als solche beanspruchte computerimplementierte Simulation ein technisches Problem löst? [2B] Ist es insbesondere eine hinreichende Bedingung, dass die Simulation zumindest teilweise auf technischen Grundsätzen beruht, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen?
  3. Wie lauten die Antworten auf die erste und die zweite Frage, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Entwurfsprozesses, insbesondere zur Verifizierung eines Entwurfs, beansprucht wird?

Antworten auf die Vorlagefragen

In der Entscheidung G1/19 hat die Große Beschwerdekammer nun alle drei Fragen abschließend beantwortet. Die Frage 2 wurde in zwei Unterfragen 2A und 2B aufgeteilt, wobei die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung feststellte, dass sie den ersten Teil der zweiten Frage (Frage 2A) nicht zulassen könne, da der bestehende COMVIK-Ansatz hier bereits ausreichend sei, um eine Antwort zu liefern.

Der COMVIK-Ansatz geht auf die Entscheidung T 641/00 (ABl. 2003, 352) zurück. Mit dem in COMVIK dargelegten Ansatz lässt sich sicherstellen, dass die Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit nicht durch nichttechnische Fragen beeinflusst wird. Der Ansatz besteht darin, in die Formulierung der vom Fachmann zu lösenden technischen Aufgabe nichttechnische Elemente aufzunehmen (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, I. D. 9.1.3 b)).

Hinsichtlich der Entscheidung T 1227/05 vertrat die Große Beschwerdekammer die Ansicht, das berechnete numerische Daten, die das physikalische Verhalten eines in einem Computer modellierten Systems widerspiegeln, den technischen Charakter einer Erfindung nach dem COMVIK-Ansatzes nicht begründen können, selbst wenn das berechnete Verhalten das Verhalten eines realen Systems, das der Simulation zugrunde liegt, adäquat widerspiegelt. Somit stelle die Entscheidung der T 1227/05 nur ein Ausnahmefall dar, bei dem solche berechneten Effekte als implizite technische Wirkungen angesehen werden könnten (Rdn. 128).

Zu Frage 1 führt die Große Beschwerdekammer aus, dass es sich bei computerimplementierten Simulationen um computerimplementierte Verfahren handelt, die in der Regel eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen umfassen und daher die im COMVIK-Ansatz entwickelten Kriterien angewendet werden könnten. Somit könnten wie jede andere computerimplementierte Erfindung auch Simulationen patentierbar sein, wenn eine erfinderische Tätigkeit auf Merkmale gestützt werden kann, die zum technischen Charakter des beanspruchten Simulationsverfahrens beitragen können. Ein Ausschluss a priori vom Patentschutz könnte daher für keine Gruppe von computerimplementierten Erfindungen ausgeschlossen werden.

Zu Frage 2B stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass eine Simulation notwendigerweise auf den Prinzipien basiert, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen. Selbst wenn diese Grundsätze als technisch beschrieben werden könnten, hätte die Simulation nicht notwendigerweise einen technischen Charakter. Wenn für die Simulation rein technische Grundsätze ausreichend wären, dann würde den computerimplementierte Simulationen eine privilegierte Stellung innerhalb der größeren Gruppe der computerimplementierten Erfindungen zukommen, ohne dass es eine Rechtsgrundlage für ein solches Privileg gäbe (Rdn. 141).

Die Frage 2B wurde daher von der Große Beschwerdekammer verneint, was bedeutet, dass auch bei numerischen Simulationen im Einzelfall zu prüfen ist, ob die üblichen „Technizitäts“-Kriterien für computerimplementierte Erfindungen erfüllt sind.

Weiterhin führt die Große Beschwerdekammer in ihren Entscheidungsgründen dazu aus, dass wenn die Tatsache, dass ein simuliertes System, welches auf nicht-technischen Prinzipien beruht, die Simulation zwangsläufig keinen technischen Charakter haben kann, es zur einer Diskriminierung bestimmter Gruppen numerischer Simulationen kommen würde, ohne dass es für eine solche Diskriminierung eine rechtliche Grundlage gäbe. In Anbetracht dessen ist die Große Beschwerdekammer zu der Ansicht gelangt, dass es weder eine hinreichende noch eine notwendige Bedingung ist, dass eine numerische Simulation zumindest teilweise auf technischen Prinzipien beruht, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen (Rdn. 142).

Nach dem Verständnis der Großen Beschwerdekammer bezieht sich Frage 3 auf Ansprüche, in denen ausdrücklich ein Entwurfsverfahren erwähnt wird, insbesondere ein Verfahren zur Überprüfung eines Entwurfs. Auch für diesen Fall sind die Fragen in gleicher Weise zu beantworten. Die Große Beschwerdekammer sah hier insbesondere keine Notwendigkeit für die Anwendung von Sonderregeln, wenn eine Simulation als Teil eines Entwurfsverfahrens beansprucht wird.

Die Leitsätze auf die zugelassenen Vorlagefragen der Großen Beschwerdekammer sind wie folgt:

  1. Eine computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens, die als solche beansprucht wird, kann für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einem technischen Problem dienen, indem sie eine technische Wirkung erzeugt, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht.
  2. Für diese Beurteilung ist es keine hinreichende Bedingung, dass die Simulation ganz oder teilweise auf technischen Prinzipien beruht, die dem simulierten System oder Prozess zugrunde liegen.
  3. Die Antworten auf die erste und die zweite Frage unterscheiden sich nicht, wenn die computerimplementierte Simulation als Teil eines Entwurfsprozesses, insbesondere zur Verifizierung eines Entwurfs, beansprucht wird.

Fazit

Mit ihrer Entscheidung hat die Große Beschwerdekammer die Anwendung der Grundsätze des COMVIK-Ansatzes bestätigt und somit die ständige Rechtsprechung des EPA zu computerimplementierten Erfindungen untermauert. Auch ist sie dem strengen Ansatz der Entscheidung T 0489/14 nicht gefolgt, sondern sieht die Kriterien der erfinderischen Tätigkeit für einen Anspruch auf eine computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens auch dann als erfüllt an, wenn der Anspruch keine Merkmale beschreibt, die direkt mit einer physischen Einheit interagieren.

Insgesamt scheint es für den Anmelder immer wichtiger zu werden, Simulations- oder Entwurfsverfahren im Zusammenhang mit einem bestimmten und spezifischen technischen Input oder Output oder einer Verwendung der Ergebnisse des Simulations- oder Entwurfsprozesses zu offenbaren und zu beanspruchen. Da aber Simulations- und Entwurfsprozesse häufig auf herkömmlicher Computerhardware ablaufen, wird es für Anmelder nun noch schwieriger diese unabhängig von einem solchen Zusammenhang zu schützen.

Auch kann die Genauigkeit der Simulation ein Faktor sein, der einen Einfluss auf den technischen Effekt haben kann, der über den der Implementierung der Simulation hinausgeht und somit bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gemäß Art. 56 EPÜ zu berücksichtigen ist. Zur Vermeidung von Beanstandungen unter Art. 83 EPÜ sollte der Anmelder sorgfältig abwägen, wie viel an Offenbarung hinsichtlich eines Simulations- und Entwurfsverfahrens in einer Anmeldung enthalten sein muss. Ein einzelnes spezifisches Implementierungsbeispiel ist unter Umständen zukünftig nicht hinreichend, um die Patentansprüche im Sinne des Art. 83 EPÜ ausreichend zu stützen.

                       Dr.  Petra Westphal

 

 

LG München I, Beschl. V. 19.01.2021 – 21 O 16782/20

EuGH-Vorlage des LG München hinsichtlich der Frage zum Rechtsbestand des Patents im Verfügungsverfahren

 

LG München I, Beschl. V. 19.01.2021 – 21 O 16782/20

Die für Patentrecht zuständige 21. Zivilkammer des Landgerichts München I hat mit Beschluss vom 19.01.2021 dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg in einem sogenannten Vorabentscheidungsersuchen die folgende Frage zur Behandlung von einstweiligen Verfügungen in Patentstreitsachen vorgelegt (Az. 21 O 16782/20):

Ist es mit Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG vereinbar, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes letztinstanzlich zuständige Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat?

Die Richtlinie 2004/48/EG betrifft die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums.

Hintergrund:

Für die Gewährung einer einstweiligen Verfügung aus einem Patent gilt bereits seit der Entscheidung „Harnkatheterset“ des OLG Düsseldorf (Urteil vom 29.04.2010, Az. I-2 U 126/09) der Grundsatz, dass neben einem Verfügungsanspruch (Verletzung des Verfügungspatents) und Verfügungsgrund (Dringlichkeit) auch die Glaubhaftmachung eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands des Verfügungspatents vorliegen muss. Für die hinreichende Glaubhaftmachung der Patentverletzung ist es demnach notwendig, dass der Rechtsbestand des Patents hinreichend sichergestellt ist. Dabei wurde dies grundsätzlich bejaht, wenn das Patent ein Einspruchsverfahren oder ein Nichtigkeitsverfahren positiv überstanden hatte. Abweichungen von diesem Grundsatz  sind nur in bestimmten Ausnahmefällen zulässig. Die Ausnahmefälle sind beispielsweise wenn der Verletzer bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt war, dieses sozusagen quasi schon als zweiseitiges Verfahren geführt wurde, wenn das Schutzrecht allgemein als schutzfähig angesehen wird, wenn sich die Einwendungen gegen den Rechtsbestand sich schon bei summarischer Prüfung als haltlos erwiesen haben, wenn es dem Antragsteller aufgrund außergewöhnlicher Umstände, z.B. aufgrund der Marktsituation, ausnahmsweise unzumutbar ist, den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren abzuwarten. Die Ausnahmefälle werden in der Regel jedoch restriktiv angewendet und sind somit faktisch eher theoretischer Natur.

Mit der Entscheidung „Leiterklemme“ (Urteil vom 12. Dezember 2019, Az. 6 U 4009/19) hat auch das OLG München seine frühere Rechtsprechung aufgegeben und sich der Rechtsprechung Düsseldorf angeschlossen.

Diese Rechtssprechung der Oberlandesgerichte Mannheim, Düsseldorf und Karlsruhe folgt insbesondere aus dem Umstand, dass eine erhebliche Anzahl von Patenten im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (BPatG) oder im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) entweder vollständig oder teilweise vernichtet oder beschränkt werden, gleichzeitig aber die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen einer einstweiligen Verfügung, die ohne Sicherheitsleistung vollstreckt werden kann, für den Beklagten erheblich sein können.

Hingegen hält das LG München diese Praxis jedoch als unvereinbar mit der Durchsetzungs-Richtlinie 2004/48/EG (Beschluss vom 19.01.2021, Az. 21 O 16782/20) und daher europarechtswidrig.

Insbesondere verstoße diese Praxis gegen Art. 9 Abs. 1 der Durchsetzungs-Richtlinie, der sicherstellen soll, dass eine einstweilige Maßnahme angeordnet werden kann, um die Fortsetzung einer Patentverletzung zu untersagen. Dies werde insbesondere bei gerade erst erteilten Patenten aber unmöglich gemacht, wenn man hierzu ein Rechtsbestandsverfahren einfordere. Denn sowohl Einspruchs- als auch Nichtigkeitsverfahren sind erst nach Patenterteilung möglich und somit könnten gerade erteilte Patente diese auch noch nicht durchlaufen haben. Auch viele Patente, deren Erteilung schon länger zurückliegt, haben zum Zeitpunkt der Beantragung der einstweiligen Verfügung noch kein solches Rechtsbestandsverfahren durchlaufen und der Patentinhaber habe naturgemäße auch keinen Einfluss darauf, ob Dritte Einspruch gegen die Erteilung einlegen oder Nichtigkeitsklage erheben. Die Durchsetzung seines Patents im Wege einstweiliger Maßnahmen sei somit letztlich gerade nicht sichergestellt.

Außer den Landgerichten in Düsseldorf, Mannheim und Karlsruhe sind in der Bundesrepublik noch neun andere Landgerichte für Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten sachlich zuständig. Diese Gerichte werden zwar in der Regel seltener angerufen, jedoch scheint beispielsweise das Gericht in Hamburg den gesicherten Rechtsbestand eines Verfügungspatents bisher nicht als Regelfall zu fordern.

Vor dem Hintergrund dieser uneinheitlichen Praxis scheint es demnach nun an der Zeit, dass die Vorgehensweise vor dem Europäischen Gerichtshof grundlegend geklärt wird.

 

                       Dr.  Petra Westphal

Erneute Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zum Einheitlichen Patentgerichtsabkommen

Nachdem zum Jahreswechsel 2020/21 erneut zwei Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingereicht wurden (Az.: 2 BvR 2216/20 und 2 BvR 2217/20), wird nun der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Bitten des BVerfG mit der Ausfertigung des Gesetzes warten.

In einem zweiten Gang hatte der Bundestag Ende November 2020 den unveränderten Gesetzentwurf für das Einheitliche Patentgericht mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedet, und im Dezember 2020 hatte der Bundesrat ebenfalls mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit diesem Gesetz zugestimmt.

Das Einheitliche Patentgericht (EPG) als internationale Organisation mit Sitz in Luxemburg besteht aus einem Gericht erster Instanz, einem Berufungsgericht und einer Kanzlei. Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentralkammer sowie Lokalkammern und Regionalkammern. In Deutschland werden eine Abteilung der Zentralkammer in München und jeweils eine Lokalkammer in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München eingerichtet.

Bereits 2017 hatte der Bundestag mit einfacher Mehrheit dem Gesetz zu dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ-ZustG) zugestimmt. Gegen das Ratifizierungsgesetz wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt, woraufhin im Februar 2020 das BVerfG das Ratifizierungsgesetz aufgrund formaler Mängel für nichtig erklärt hat, da das Gesetz nicht mit einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln in Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde (Az.: 2 BvR 739/17). Dies machte eine erneute Abstimmung erforderlich.

Das Europäische Parlament hatte schon im Dezember 2012 das EU-Einheitspatent beschlossen, und es war ein langer und beschwerlicher Weg, bis es nun endlich in greifbarer Nähe schien. Es fehlten zum Inkrafttreten (nur) noch die Gegenzeichnung der Bundesregierung, die Ausfertigung vom Bundespräsidenten und die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Ratifizierung bis Ende des Jahres 2021 abgeschlossen werden könnte. Nach Angaben der EU-Kommission hätte man daher erwarten können, dass 2021 die »Periode provisorischer Anwendung« des Einheitspatents beginnen kann. Ab 2022 sollte das neue System voll funktionsfähig sein. Nun scheint eine weitere Verzögerung des Verfahrens unvermeidlich.

Darüber hinaus bleibt nach wie vor abzuwarten, wie sich der Brexit und auch der Widerruf der EPG-Ratifikation durch Großbritannien auf die Einrichtung des Einheitlichen Patentgerichts auswirken wird. Ein neuer Standort für die Außenstelle der Zentralkammer, die ursprünglich in London angesiedelt werden sollte, muss somit gefunden werden und als Konsequenz wird es wahrscheinlich notwendig sein, das Abkommen entsprechend anzupassen. Italien sieht sich bereits mit Mailand als möglichen Sitz der Außenstelle der Zentralkammer am Zug. Die in London geplante Zentralkammer-Sektion für Patentstreitverfahren ist für die wichtigen Bereiche des täglichen Lebensbedarfs, Chemie und Hüttenwesen zuständig. Vorübergehend werden die beiden verbleibenden Einheiten in Paris und München diese Aufgaben mit übernehmen.

Ausblick

Der weitere Verlauf der noch ausstehenden Ratifizierung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten scheint zurzeit unsicher. Sollte es jedoch wie geplant zum Start des Einheitlichen Patentgerichts kommen, ist die Übergangsregelung gemäß Art. 83 EPGÜ zu beachten, wonach Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines „klassischen“ europäischen Patents wahlweise beim Einheitspatentgericht oder bei den nationalen Gerichten anhängig gemacht werden können.

Der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents kann nach Art. 83 Abs. 3 EPGÜ die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts durch Erklärung ausschließen (sog. Opt-Out). Für nähere Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte hier.

 

Dr. Petra Westphal

Big Mac? Nie gehört!

– Eine sättigende und sattsam bekannte Marke wird vom EUIPO gelöscht

„Aber die (gegnerische) Marke kenne ich doch!“ „Nein, kennen Sie ALS ANWALT ganz und gar nicht! Ein guter Anwalt kann nämlich ganz schön wenig wissen!“

Eine laute und kurze, aber mir auf ewig ins Gedächtnis gebrannte Belehrung meines ausbildenden Patentanwalts zum Thema Nichtbenutzungseinrede.

Das eigene und gegnerische „Nichtwissen“ gehört zum festen Vokabular anwaltlicher Schriftsätze. Neu ist mir, dass auch die Löschungsabteilung des EUIPO „ganz schön wenig“ wissen kann – jedenfalls im Zusammenhang mit einer Marke, die überdurchschnittlich bekannt sein dürfte.

Die Marke, um die es hier geht: „BIG MAC“ einer ebenfalls nicht unbekannten Schnellrestaurantkette.

 In der EU als Unionsmarke 62638 eigetragen für u. a. „belegte Brote (Sandwiches), Sandwiches mit Fleisch“ seit 1999, mithin länger als fünf Jahre. Und hier liegt der Hase im Pfeffer (oder der Fleischklops im Brötchen), denn grundsätzlich ist eine Marke angreifbar, welche länger als fünf Jahre eingetragen ist und nicht benutzt wird. Denn Art. 58 Abs. 1 lit.a UMV (Unionsmarkenverordnung) bestimmt:

„Die Unionsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen; […].“

Diese Regelung entspricht inhaltlich der Regelung des § 49 (1) Satz 1 MarkenG:

„Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist.“

Ein solcher Antrag muss nicht weiter substantiiert werden, denn es genügt, wenn der (anwaltlich vertretene) Antragsteller behauptet, dass die angegriffene Marke nicht benutzt wird. Also quasi sein Nichtwissen dem Amt bzw. Gericht gegenüber „gesteht“. Dem Markeninhaber obliegt es nun, nachzuweisen, dass die Marke durchaus rechtserhaltend benutzt wird, wozu regelmäßig eidesstattliche Versicherungen von führenden Mitarbeitern der Markeninhaber*in vorgelegt werden, in welchen Aussagen über den maßgeblichen Benutzungszeitraum, -umfang, Umsatzzahlen, etc. enthalten sind. Die Vorlage von Katalogen, Prospekten, Rechnungen, Ausdrucken von Internetseiten und dergleichen begleiten derartige Schriftstücke. Der Markeninhaberin obliegt es also, genügend Belege für eine Benutzung zu sammeln und dem Amt bzw. Gericht vorzulegen, was regelmäßig mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Im Fall des „Restaurants zur goldenen Möwe“ kommt als Schwierigkeit hinzu, dass Endabnehmer regelmäßig namentlich nicht bekannte Restaurantbesucher sind, welche keine Rechnungen/Lieferscheine beim Erwerb eines „belegten Brotes (Sandwich)“, welches eher unter dem Begriff „Hamburger“ bekannt sein dürfte, erhalten. Die Vorlage von Rechnungen/Lieferscheinen beim EUIPO ist im Fall von „Big Mac“ also nicht möglich.

Der genaue Umfang der vorgelegten Mittel zur Glaubhaftmachung und der Inhalt der überreichten eidesstattlichen Versicherungen von drei Repräsentanten der Markeninhaberin in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ist mir nicht bekannt (da der online-Akteneinsicht nicht zugänglich), ich unterstelle aber einmal, dass man zumindest bei wohlwollender Betrachtungsweise die Benutzung der Marke „BIG MAC“ mit diesen Dokumenten hätte glaubhaft gemacht werden können. Wenn die Löschungsabteilung des EUIPO bereit gewesen wäre, die Unterlagen wohlmeinend zu prüfen. Oder gar eine Wegstrecke von 5,9 km zur nächsten Filiale US-amerikanischer Kochkunst zurück zu legen:


Dem fehlte es aber offensichtlich. Denn die Lösungsabteilung befand in ihrem Löschungsbeschluss 000014788 C am 11. Januar 2019:

-dass eidesstattlichen Versicherungen grundsätzlich eine äußerst geringe Beweiskraft zukommen würde, da diese letztendlich Parteivortrag widergeben würden. Gleichwohl könnten sie nicht völlig wertlos sein, vorausgesetzt, die Versicherungen würden von anderen Beweismitteln (Etiketten, Verpackungen, etc.) gestützt, am besten durch aus unabhängigen Quellen stammenden Beweismitteln.

-dass die übrigen, ausschließlich von der Markeninhaberin stammenden Beweismittel (Internetseiten, Werbebroschüren, Verpackungen) nicht genügen würden, die Benutzung der Marke zu belegen.

Man fragt sich, wie man ohne eidesstattliche Versicherungen (deren Wert nach Auffassung der Löschungsabteilung stark gegen Null tendiert) eine Benutzung glaubhaft machen soll, wenn Prospekte, Verpackungen und Internetseiten ebenfalls als geringwertig hinsichtlich ihrer Beweiskraft angesehen werden.

Es bleibt der Markeninhaberin der Weg in die Beschwerde – es darf davon ausgegangen werden, dass dieser Weg beschritten werden wird. Aber auch wenn die Marke „BIG MAC“ auf EU-Ebene gelöscht bliebe, so hätte die Antragstellerin allerhöchsten einen Pyrrhussieg errungen, da die Markeninhaberin auf nationaler Ebene über einen bunten Strauß an weiteren Marken „BIG MAC“ verfügt; allein in Deutschland verfügt die Markeninhaberin über fünf eingetragene Marken mit dem Bestandteil „Big Mac“.

Und es darf angenommen werden, dass es in Deutschland nicht so einfach wäre, die rechtserhaltende Benutzung der Marke „BIG MAC“ zu bestreiten. Das Bundespatentgericht (BPatG) würde wahrscheinlich etwas hemdsärmeliger, dafür umso lebensnäher konstatieren, dass die Benutzung der Marke „BIG MAC“ als „gerichtsbekannt“ angesehen werde könne. Denn das BPatG  hat sich schon einige Male mit der auch firmenmäßig benutzten Hauptmarke jener Gastronomiekette und mit ihren Produktmarken beschäftigen müssen und dabei u. a. festgestellt,

  • dass es „jedoch gerichtsbekannt [sei], dass es sich bei der Widersprechenden respektive der deutschen Tochtergesellschaft, der M… Inc., um einen der führenden inländischen Anbieter im Bereich von Fast-Food-Produkten handelt“ (28 W (pat) 508/15; Mc Sportnahrung.de)
  • dass die Markeninhaberin „nach der Registerlage über eine größere Anzahl von älteren Marken mit dem Serienbestandteil „Mc“, z. B. „McDrive“, „McBacon“, „McCAFE“ [verfügt] , die gerichtsbekannt im Bereich der Schnellgastronomie seit Jahren verwendet werden und über einen hohen Bekanntheitsgrad für verschiedene Produkte aus dem Bereich der Lebensmittel verfügen“ (24 W (pat) 39/13 „Mäc Spice“) und
  • dass „der Verkehr daran gewöhnt [ist], dass die Widersprechende in ihren Restaurants Gerichte anbietet, die mit diesem oder dem klanggleichen Bestandteil „MAC“ – kombiniert mit einer weiteren meist mehr oder weniger beschreibenden Angabe – gekennzeichnet sind (zB Chicken McNuggets, McSundae, Big Mac).“ (25 W (pat) 13/04 „McWheel“)

Haarspaltend: Haar als Sitz der Beschwerdekammern des EPA ungesetzlich?

 

Eine am 25. 2. ergangene und am 1. März 2019 veröffentlichte Entscheidung   einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (EPA) mit dem unscheinbaren Aktenzeichen T 0831/17 birgt eine Menge Zündstoff: denn mit dieser Entscheidung wird der großen Beschwerdekammer das EPA folgende (Teil-)Frage vorgelegt:

„(…) kann die Kammer ohne Verletzung von Artikel 116 EPÜ die mündliche Verhandlung in Haar durchführen, wenn die Beschwerdeführerin diesen Standort als nicht EPÜ-konform gerügt und eine Verlegung der Verhandlung nach München beantragt hat?“

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t170831du1.html

 

Der Hintergrund dieser Entscheidung erscheint mehr als bizarr und lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

Während des Erteilungsverfahrens einer europäischen Patentanmeldung hat ein europäischer Vertreter Einwendungen Dritter vorgebracht und u.a. gerügt, dass die Anmeldung nicht dem Klarheitserfordernis des Artikel 84 EPÜ genügen würde. Gleichwohl wurde ein Patent erteilt. Gegen den Erteilungsbeschluss hat der Dritt-Einwendungs-Vertreter Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, dass die Klarheitseinwände nicht ausgeräumt worden wären.

An dieser Stelle schüttelt man bereits ungläubig den Kopf: ein am Verfahren nicht beteiligter Dritter legt Beschwerde gegen einen Patenterteilungsbeschluss ein? Wie bitte? Das ist doch gar nicht statthaft, denn nur beschwerte Verfahrensbeteiligte können Beschwerde einlegen (Art. 107 EPÜ) – und Dritte, welche im Prüfungsverfahren Einwendungen vorgebracht haben, sind explizit keine Verfahrensbeteiligten (Art. 115 Satz 2 EPÜ). Also, unter diesen Voraussetzungen sollte doch einfach die Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen werden – sollte man meinen.

Der Dritteinwender bzw. sein Vertreter ließ aber nicht locker. Und erhielt nach einigen weiteren Schriftsätzen einen Status als Beschwerdeführer. Dessen Beschwerde prima faciae unzulässig sei, aber immerhin. Es wurde eine mündliche Verhandlung anberaumt. In 85540 Haar, Landkreis München, Regierungsbezirk Oberbayern. Bei München. Seit Ende 2017 neuer Sitz der Beschwerdekammern. Das passte nun dem Dritteinwands-Vertreter nicht, die die Verlegung des Ortes der mündlichen Verhandlung nach München verlangte. Begründung:

„Nach Art. 6 (1) EPÜ hat die Europäische Patentorganisation ihren Sitz in München. Lediglich das Europäische Patentamt hat außerdem nach Art. 6 (1) EPÜ einen weiteren Sitz in Den Haag. Haar ist im Europäischen Patentübereinkommen offensichtlich nicht als Ort für Handlungen oder Verhandlungen vorgesehen.“

Soweit die komplette (!) Begründung für den Antrag auf Verlegung des Ortes der mündlichen Verhandlung. Abgesehen davon, dass Den Haag als Zweigstelle des Europäischen Patentamtes in Art. 6 (2) genannt ist, ist Art. 6 EPÜ soweit inhaltlich korrekt wiedergegeben.

Die Beschwerdekammer hat das Verfahren ausgesetzt und die oben in ihrem Kern zitierte Frage an die Große Beschwerdekammer gerichtet, da eine „Vorlage der Frage des richtigen Verhandlungsortes

(…) an die große Beschwerdekammer (..) nach Artikel 112 (1)a) EPÜ geboten [erscheint], da die Frage grundsätzliche Bedeutung für eine Vielzahl von Beschwerdeverfahren“ hätte.

In der Tat, denn sollte die Frage dahingehend beantwortet werden, dass Haar nicht als Ort für Verhandlungen vorgesehen und damit unstatthaft ist, würde dies zu einer Reihe von Problemen führen.

Man könnte nun darüber spekulieren, ob die (in einem offensichtlich unzulässigen Beschwerdeverfahren) aufgeworfene Haar-Frage der Beschwerdekammer nicht wie gerufen kam. Für diese Annahme sprechen einige Formulierungen der Entscheidung:

„Die Entscheidung der Frage wird im wesentlichen davon abhängen, ob der Präsident des Europäischen Patentamtes oder der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, der den Präsidenten zur Anmietung des neuen Dienstgebäudes und damit zur Verlagerung der Beschwerdekammern in die Gemeinde Haar ermächtigt hat, (..) die Befugnis hatte, Organe des Amtes im Sinne von Artikel 15 EPÜ auch außerhalb der im EPÜ (Artikel 6 (2)) einschließlich des Zentralisierungsprotokolls (Abschnitt I(3)a)) genannten Orte anzusiedeln (…)“

Und:

„Der Kammer ist die genaue Argumentation nicht bekannt, mit der der Präsident im Jahr 2016 die Auffassung vertreten hat, dass eine Verlagerung der Beschwerdekammern in einen Ort außerhalb der Stadtgrenzen von München mit dem EPÜ im Einklang steht; sie hat sich zu dieser Frage daher noch keine abschließende Meinung gebildet.“

Die Spitze gegen den ehemaligen Präsidenten des EPA erscheint jedenfalls nicht zufällig, denn bekanntlich wurde die Sitzverlagerung der Beschwerdekammern nach Haar nicht von allen ihrer Mitglieder begrüßt:

http://ipkitten.blogspot.com/2016/11/time-for-haar-cut-please-do-not.html

Es bleibt jedenfalls abzuwarten, wie die Frage beantwortet werden wird. In der Zwischenzeit könnten anhängige Beschwerdeverfahren verzögert werden, sollte Haar als Ort der mündlichen Verhandlung aus o. g. Gründen abgelehnt werden.

Zum Bild dieses Beitrages: während das Münchner Kindl als Wappen Münchens weitläufig bekannt sein dürfte, handelt es sich bei dem Wappen rechts um das Wappen der Gemeinde Haar. Welche das Wappen folgendermaßen erklärt:

„Es [das Wappen] trägt in silbernem Feld auf grünem Boden zwei Laubbäume, dazwischen schwebt ein goldenes Beil mit schwarzem Schaft. Das Beil, ein Rodungswerkzeug, wie auch die Bäume weisen darauf hin, dass sich in Haar Siedler mit der Hacke Platz schaffen mussten, um Häuser zu bauen und Felder anzulegen.“

https://www.gemeinde-haar.de/rathaus/verwaltung/ortsgeschichte/gemeindewappen

Das passt doch wunderbar auf die Ausgangslage des Falles, denn die Verlegung der Beschwerdekammern nach Haar erfolgte in der Tat ein wenig rustikal auf Initiative des ehemaligen Präsidenten des EPA, dem nachgesagt wird, er hätte sich zumindest gelegentlich wie die Axt im Walde benommen. Dass es bei der Wiki-Commons entlehnten Wappendarstellung Münchens so erscheinen mag, als würde das Kindl die rote Karte zeigen, ist dagegen purer Zufall.