Big Mac? Nie gehört!

– Eine sättigende und sattsam bekannte Marke wird vom EUIPO gelöscht

„Aber die (gegnerische) Marke kenne ich doch!“ „Nein, kennen Sie ALS ANWALT ganz und gar nicht! Ein guter Anwalt kann nämlich ganz schön wenig wissen!“

Eine laute und kurze, aber mir auf ewig ins Gedächtnis gebrannte Belehrung meines ausbildenden Patentanwalts zum Thema Nichtbenutzungseinrede.

Das eigene und gegnerische „Nichtwissen“ gehört zum festen Vokabular anwaltlicher Schriftsätze. Neu ist mir, dass auch die Löschungsabteilung des EUIPO „ganz schön wenig“ wissen kann – jedenfalls im Zusammenhang mit einer Marke, die überdurchschnittlich bekannt sein dürfte.

Die Marke, um die es hier geht: „BIG MAC“ einer ebenfalls nicht unbekannten Schnellrestaurantkette.

 In der EU als Unionsmarke 62638 eigetragen für u. a. „belegte Brote (Sandwiches), Sandwiches mit Fleisch“ seit 1999, mithin länger als fünf Jahre. Und hier liegt der Hase im Pfeffer (oder der Fleischklops im Brötchen), denn grundsätzlich ist eine Marke angreifbar, welche länger als fünf Jahre eingetragen ist und nicht benutzt wird. Denn Art. 58 Abs. 1 lit.a UMV (Unionsmarkenverordnung) bestimmt:

„Die Unionsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen; […].“

Diese Regelung entspricht inhaltlich der Regelung des § 49 (1) Satz 1 MarkenG:

„Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist.“

Ein solcher Antrag muss nicht weiter substantiiert werden, denn es genügt, wenn der (anwaltlich vertretene) Antragsteller behauptet, dass die angegriffene Marke nicht benutzt wird. Also quasi sein Nichtwissen dem Amt bzw. Gericht gegenüber „gesteht“. Dem Markeninhaber obliegt es nun, nachzuweisen, dass die Marke durchaus rechtserhaltend benutzt wird, wozu regelmäßig eidesstattliche Versicherungen von führenden Mitarbeitern der Markeninhaber*in vorgelegt werden, in welchen Aussagen über den maßgeblichen Benutzungszeitraum, -umfang, Umsatzzahlen, etc. enthalten sind. Die Vorlage von Katalogen, Prospekten, Rechnungen, Ausdrucken von Internetseiten und dergleichen begleiten derartige Schriftstücke. Der Markeninhaberin obliegt es also, genügend Belege für eine Benutzung zu sammeln und dem Amt bzw. Gericht vorzulegen, was regelmäßig mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Im Fall des „Restaurants zur goldenen Möwe“ kommt als Schwierigkeit hinzu, dass Endabnehmer regelmäßig namentlich nicht bekannte Restaurantbesucher sind, welche keine Rechnungen/Lieferscheine beim Erwerb eines „belegten Brotes (Sandwich)“, welches eher unter dem Begriff „Hamburger“ bekannt sein dürfte, erhalten. Die Vorlage von Rechnungen/Lieferscheinen beim EUIPO ist im Fall von „Big Mac“ also nicht möglich.

Der genaue Umfang der vorgelegten Mittel zur Glaubhaftmachung und der Inhalt der überreichten eidesstattlichen Versicherungen von drei Repräsentanten der Markeninhaberin in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ist mir nicht bekannt (da der online-Akteneinsicht nicht zugänglich), ich unterstelle aber einmal, dass man zumindest bei wohlwollender Betrachtungsweise die Benutzung der Marke „BIG MAC“ mit diesen Dokumenten hätte glaubhaft gemacht werden können. Wenn die Löschungsabteilung des EUIPO bereit gewesen wäre, die Unterlagen wohlmeinend zu prüfen. Oder gar eine Wegstrecke von 5,9 km zur nächsten Filiale US-amerikanischer Kochkunst zurück zu legen:


Dem fehlte es aber offensichtlich. Denn die Lösungsabteilung befand in ihrem Löschungsbeschluss 000014788 C am 11. Januar 2019:

-dass eidesstattlichen Versicherungen grundsätzlich eine äußerst geringe Beweiskraft zukommen würde, da diese letztendlich Parteivortrag widergeben würden. Gleichwohl könnten sie nicht völlig wertlos sein, vorausgesetzt, die Versicherungen würden von anderen Beweismitteln (Etiketten, Verpackungen, etc.) gestützt, am besten durch aus unabhängigen Quellen stammenden Beweismitteln.

-dass die übrigen, ausschließlich von der Markeninhaberin stammenden Beweismittel (Internetseiten, Werbebroschüren, Verpackungen) nicht genügen würden, die Benutzung der Marke zu belegen.

Man fragt sich, wie man ohne eidesstattliche Versicherungen (deren Wert nach Auffassung der Löschungsabteilung stark gegen Null tendiert) eine Benutzung glaubhaft machen soll, wenn Prospekte, Verpackungen und Internetseiten ebenfalls als geringwertig hinsichtlich ihrer Beweiskraft angesehen werden.

Es bleibt der Markeninhaberin der Weg in die Beschwerde – es darf davon ausgegangen werden, dass dieser Weg beschritten werden wird. Aber auch wenn die Marke „BIG MAC“ auf EU-Ebene gelöscht bliebe, so hätte die Antragstellerin allerhöchsten einen Pyrrhussieg errungen, da die Markeninhaberin auf nationaler Ebene über einen bunten Strauß an weiteren Marken „BIG MAC“ verfügt; allein in Deutschland verfügt die Markeninhaberin über fünf eingetragene Marken mit dem Bestandteil „Big Mac“.

Und es darf angenommen werden, dass es in Deutschland nicht so einfach wäre, die rechtserhaltende Benutzung der Marke „BIG MAC“ zu bestreiten. Das Bundespatentgericht (BPatG) würde wahrscheinlich etwas hemdsärmeliger, dafür umso lebensnäher konstatieren, dass die Benutzung der Marke „BIG MAC“ als „gerichtsbekannt“ angesehen werde könne. Denn das BPatG  hat sich schon einige Male mit der auch firmenmäßig benutzten Hauptmarke jener Gastronomiekette und mit ihren Produktmarken beschäftigen müssen und dabei u. a. festgestellt,

  • dass es „jedoch gerichtsbekannt [sei], dass es sich bei der Widersprechenden respektive der deutschen Tochtergesellschaft, der M… Inc., um einen der führenden inländischen Anbieter im Bereich von Fast-Food-Produkten handelt“ (28 W (pat) 508/15; Mc Sportnahrung.de)
  • dass die Markeninhaberin „nach der Registerlage über eine größere Anzahl von älteren Marken mit dem Serienbestandteil „Mc“, z. B. „McDrive“, „McBacon“, „McCAFE“ [verfügt] , die gerichtsbekannt im Bereich der Schnellgastronomie seit Jahren verwendet werden und über einen hohen Bekanntheitsgrad für verschiedene Produkte aus dem Bereich der Lebensmittel verfügen“ (24 W (pat) 39/13 „Mäc Spice“) und
  • dass „der Verkehr daran gewöhnt [ist], dass die Widersprechende in ihren Restaurants Gerichte anbietet, die mit diesem oder dem klanggleichen Bestandteil „MAC” – kombiniert mit einer weiteren meist mehr oder weniger beschreibenden Angabe – gekennzeichnet sind (zB Chicken McNuggets, McSundae, Big Mac).“ (25 W (pat) 13/04 „McWheel“)

Haarspaltend: Haar als Sitz der Beschwerdekammern des EPA ungesetzlich?

 

Eine am 25. 2. ergangene und am 1. März 2019 veröffentlichte Entscheidung   einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (EPA) mit dem unscheinbaren Aktenzeichen T 0831/17 birgt eine Menge Zündstoff: denn mit dieser Entscheidung wird der großen Beschwerdekammer das EPA folgende (Teil-)Frage vorgelegt:

„(…) kann die Kammer ohne Verletzung von Artikel 116 EPÜ die mündliche Verhandlung in Haar durchführen, wenn die Beschwerdeführerin diesen Standort als nicht EPÜ-konform gerügt und eine Verlegung der Verhandlung nach München beantragt hat?“

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t170831du1.html

 

Der Hintergrund dieser Entscheidung erscheint mehr als bizarr und lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

Während des Erteilungsverfahrens einer europäischen Patentanmeldung hat ein europäischer Vertreter Einwendungen Dritter vorgebracht und u.a. gerügt, dass die Anmeldung nicht dem Klarheitserfordernis des Artikel 84 EPÜ genügen würde. Gleichwohl wurde ein Patent erteilt. Gegen den Erteilungsbeschluss hat der Dritt-Einwendungs-Vertreter Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, dass die Klarheitseinwände nicht ausgeräumt worden wären.

An dieser Stelle schüttelt man bereits ungläubig den Kopf: ein am Verfahren nicht beteiligter Dritter legt Beschwerde gegen einen Patenterteilungsbeschluss ein? Wie bitte? Das ist doch gar nicht statthaft, denn nur beschwerte Verfahrensbeteiligte können Beschwerde einlegen (Art. 107 EPÜ) – und Dritte, welche im Prüfungsverfahren Einwendungen vorgebracht haben, sind explizit keine Verfahrensbeteiligten (Art. 115 Satz 2 EPÜ). Also, unter diesen Voraussetzungen sollte doch einfach die Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen werden – sollte man meinen.

Der Dritteinwender bzw. sein Vertreter ließ aber nicht locker. Und erhielt nach einigen weiteren Schriftsätzen einen Status als Beschwerdeführer. Dessen Beschwerde prima faciae unzulässig sei, aber immerhin. Es wurde eine mündliche Verhandlung anberaumt. In 85540 Haar, Landkreis München, Regierungsbezirk Oberbayern. Bei München. Seit Ende 2017 neuer Sitz der Beschwerdekammern. Das passte nun dem Dritteinwands-Vertreter nicht, die die Verlegung des Ortes der mündlichen Verhandlung nach München verlangte. Begründung:

„Nach Art. 6 (1) EPÜ hat die Europäische Patentorganisation ihren Sitz in München. Lediglich das Europäische Patentamt hat außerdem nach Art. 6 (1) EPÜ einen weiteren Sitz in Den Haag. Haar ist im Europäischen Patentübereinkommen offensichtlich nicht als Ort für Handlungen oder Verhandlungen vorgesehen.“

Soweit die komplette (!) Begründung für den Antrag auf Verlegung des Ortes der mündlichen Verhandlung. Abgesehen davon, dass Den Haag als Zweigstelle des Europäischen Patentamtes in Art. 6 (2) genannt ist, ist Art. 6 EPÜ soweit inhaltlich korrekt wiedergegeben.

Die Beschwerdekammer hat das Verfahren ausgesetzt und die oben in ihrem Kern zitierte Frage an die Große Beschwerdekammer gerichtet, da eine „Vorlage der Frage des richtigen Verhandlungsortes

(…) an die große Beschwerdekammer (..) nach Artikel 112 (1)a) EPÜ geboten [erscheint], da die Frage grundsätzliche Bedeutung für eine Vielzahl von Beschwerdeverfahren“ hätte.

In der Tat, denn sollte die Frage dahingehend beantwortet werden, dass Haar nicht als Ort für Verhandlungen vorgesehen und damit unstatthaft ist, würde dies zu einer Reihe von Problemen führen.

Man könnte nun darüber spekulieren, ob die (in einem offensichtlich unzulässigen Beschwerdeverfahren) aufgeworfene Haar-Frage der Beschwerdekammer nicht wie gerufen kam. Für diese Annahme sprechen einige Formulierungen der Entscheidung:

„Die Entscheidung der Frage wird im wesentlichen davon abhängen, ob der Präsident des Europäischen Patentamtes oder der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, der den Präsidenten zur Anmietung des neuen Dienstgebäudes und damit zur Verlagerung der Beschwerdekammern in die Gemeinde Haar ermächtigt hat, (..) die Befugnis hatte, Organe des Amtes im Sinne von Artikel 15 EPÜ auch außerhalb der im EPÜ (Artikel 6 (2)) einschließlich des Zentralisierungsprotokolls (Abschnitt I(3)a)) genannten Orte anzusiedeln (…)“

Und:

„Der Kammer ist die genaue Argumentation nicht bekannt, mit der der Präsident im Jahr 2016 die Auffassung vertreten hat, dass eine Verlagerung der Beschwerdekammern in einen Ort außerhalb der Stadtgrenzen von München mit dem EPÜ im Einklang steht; sie hat sich zu dieser Frage daher noch keine abschließende Meinung gebildet.“

Die Spitze gegen den ehemaligen Präsidenten des EPA erscheint jedenfalls nicht zufällig, denn bekanntlich wurde die Sitzverlagerung der Beschwerdekammern nach Haar nicht von allen ihrer Mitglieder begrüßt:

http://ipkitten.blogspot.com/2016/11/time-for-haar-cut-please-do-not.html

Es bleibt jedenfalls abzuwarten, wie die Frage beantwortet werden wird. In der Zwischenzeit könnten anhängige Beschwerdeverfahren verzögert werden, sollte Haar als Ort der mündlichen Verhandlung aus o. g. Gründen abgelehnt werden.

Zum Bild dieses Beitrages: während das Münchner Kindl als Wappen Münchens weitläufig bekannt sein dürfte, handelt es sich bei dem Wappen rechts um das Wappen der Gemeinde Haar. Welche das Wappen folgendermaßen erklärt:

„Es [das Wappen] trägt in silbernem Feld auf grünem Boden zwei Laubbäume, dazwischen schwebt ein goldenes Beil mit schwarzem Schaft. Das Beil, ein Rodungswerkzeug, wie auch die Bäume weisen darauf hin, dass sich in Haar Siedler mit der Hacke Platz schaffen mussten, um Häuser zu bauen und Felder anzulegen.“

https://www.gemeinde-haar.de/rathaus/verwaltung/ortsgeschichte/gemeindewappen

Das passt doch wunderbar auf die Ausgangslage des Falles, denn die Verlegung der Beschwerdekammern nach Haar erfolgte in der Tat ein wenig rustikal auf Initiative des ehemaligen Präsidenten des EPA, dem nachgesagt wird, er hätte sich zumindest gelegentlich wie die Axt im Walde benommen. Dass es bei der Wiki-Commons entlehnten Wappendarstellung Münchens so erscheinen mag, als würde das Kindl die rote Karte zeigen, ist dagegen purer Zufall.